陈浩  胡云飞  张楠

内容提要 自由贸易区（Free Trade Area）是在国境内关外设立的，以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段，以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济型特区。加快自贸区建设是国家对外开放的一项重大战略，是适应全球化新趋势的客观要求，有利于破除固有的体制障碍和机制问题，促进贸易和投资便利化，实现经济结构的转型升级。正所谓“没有约束就没有真正的自由”，自贸区建设要对“自由化”和“便利化”实施必要的约束，特别是专利方面的约束，不能让自贸区成为专利侵权的温床。本文以FTO尽职调查为切入点，提出在自贸区专利保护中应用FTO尽职调查的一些思考和措施。

关键词  FTO尽职调查 自贸区 专利保护 专利侵权

一、引言

当前，我国经济发展进入新常态，机遇与挑战并存。加快实施自由贸易试验区（以下简称“自贸区”）战略是国家对外开放的一项重大战略，是适应全球化新趋势的客观要求，有利于破除固有的体制障碍和机制问题，促进贸易和投资便利化，实现经济结构的转型升级。

自贸区建设以贸易自由化、便利化为主要目的，专利制度亦以促进科学技术进步和经济社会发展为宗本。然而，二者在自贸区的矛盾与冲突却愈加凸显。首先，专利维权程序之繁冗，难免令专利混战中的当事人望而生畏。专利权人往往寄希望于手中的“专利王牌”，以快速打击竞争对手，而被控侵权方身处自贸区货物流通的快节奏中，当然亦希望能够尽早摆脱指控。其次，专利维权程序复杂且耗时耗资，在专利“消耗战”中双方当事人都有可能花费巨大的时间成本和经济成本。再者，专利侵权的认定是一项对法律和技术高度融合的工作，专利侵权认定本身的复杂性亦能够自证其在程序和时间上高消耗的必要性。与此同时，考虑到自贸区“高速发展、流通加快”等市场特征，无疑对本来就复杂繁琐的专利侵权认定工作提出了更高的要求。而针对自贸区将来甚至已出现的“货物大量集散”现象，如果忽视对专利权的重视与保护，很可能就会造成大量的专利侵权事件发生，甚至使自贸区成为躲避专利侵权的“法外之地”。

因此，如何在平衡专利权人和被控方利益的前提下，在维护《专利法》、《知识产权海关保护条例》等法律权威的前提下，仍保证专利侵权认定的解决能够不损自贸区的“便利化”，着实为摆在我们面前的棘手难题。

二、FTO尽职调查概述

1、FTO尽职调查的概念

对一项技术的自由实施（Freedom to Operate，FTO)指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。而自由实施（FTO）尽职调查（下称“FTO尽职调查”）则是指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权而进行的调查和研究。通过FTO尽职调查，确认目标产品未落入他人的专利保护范围，或者通过FTO尽职调查锁定高风险专利，提早提出防范措施，都能够使企业在产品入市前有效降低或消除专利侵权风险，节省企业的时间成本和经济成本。

2、当前FTO尽职调查报告的应用之处

通常企业在实施技术之前，在立项、研发阶段，至晚在首次公开销售产品之前，都需要进行FTO尽职调查，查清其将要实施的技术是否有侵犯他人专利权的可能性。否则，有可能造成重复研究，甚至导致产品不能上市。甚至，在实施技术之前可能需要做多次FTO尽职调查，因为研发过程通常是漫长的，研发阶段与产品上市前夕的专利环境可能已截然不同。另外，企业进行重大决策，诸如重大投资、企业上市之前，也需要针对其不同的产品和技术情况进行FTO尽职调查，以免影响企业经营。总之，当前FTO尽职调查的启动多为企业自发性的，为避免潜在损失而进行的事前风险把控。

3、FTO尽职调查的具体内容

FTO尽职调查最首要最核心的内容就是针对欲实施的技术，通过对目标地区的专利文献进行全面检索，从而评估其技术是否会落入某些专利的保护范围。由此来看，FTO尽职调查不仅需要对欲实施技术做有针对性的技术分解，还要求非常全面而细致的专利检索与十分深入、透彻的专利分析。

针对风险专利，FTO尽职调查还会进一步对其权属状态、有效性、稳定性等展开调查。由此可以调查专利是否存在权属纠纷，专利的转让许可等是否符合被调查方的合同约定等，以及从专利权的有效期、是否可能被无效等情形，寻找风险专利的在实施上的障碍。而针对不侵权的调查评估结果，以及经过分析风险专利后所做出了应对策略等措施，这种调查过程以及经过调查后的自我修正过程即是对其技术未落入他人专利权保护范围的事前解释与说明。

三、在自贸区专利保护中应用FTO尽职调查报告制度的可行性

1、FTO尽职调查报告可作为故意侵权的考量因素

在美国，企业要求知识产权律师出具FTO尽职调查报告的最主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若被认定为故意侵权，则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。若企业可以提供知识产权律师对企业所使用的技术不会侵犯他人专利权的FTO尽职调查报告，则该报告可被用来证明企业最终被认定的侵权行为不构成故意侵权。所以，为了避免一旦被诉侵权时被认定为故意侵权的风险，一般在产品投放市场之前，可以请知识产权律师进行FTO尽职调查，并出具产品不侵权的书面意见。如果被诉方能够证明曾经做过尽职调查，则一旦被判侵权成立时，可以大大减少需要赔偿的数额。

2、FTO尽职调查报告为被控侵权方对侵权指控的“事前不侵权声明”

如做过FTO尽职调查的企业在日后面临专利侵权指控，那么企业在第一时间拿出产品不侵权的书面意见，在专利侵权诉讼中，可以将此报告视为被控方事前所做的不侵权“答辩”。并且，FTO尽职调查所做出的报告能够体现专业的技术和法律分析能力，其中必会对被控方所实施的技术进行详细的讲解与剖析，非常有利于裁判者在专利权人和被控侵权方的“技术辩论”之间，将争议焦点与难点明晰化。

3、FTO尽职调查为事前行为，利于节省侵权应答时间和加快侵权对比程序

假如FTO尽职调查报告恰好针对专利权人的某项专利权进行了技术对比，那么被控方很快就可以提交该报告，以此报告视为对专利权人的“不侵权说明”。在被控方能够快速回应专利权人的指控下，裁判机关也能够提前开始着手侵权对比工作。在自贸区“高速发展、快速流通”的形势下，被控方面临侵权指控时的迅速应对，无疑能够从缩短己方应答时间的角度上，加快侵权纠纷的解决进程，有利于“被控侵权物”在自贸区尽快合法地自由流通。

4、参考FTO尽职调查报告的决定权归于裁判机关

由于FTO尽职调查报告的结果只是一种“可能性”，并不具有裁判文书的强制力，甚至也不具有证据的证明力。也就是说，是否采纳FTO尽职调查报告中的内容，完全取决于裁判机关自身。因此，在侵权认定中采纳FTO尽职调查报告并不具有法律授权上的阻碍，但是这样并不意味着，FTO尽职调查报告一定会走向“形同虚设”。因为，在自贸区的高速发展和快速流通下，专利侵权现象必然会有所增加，而专利侵权认定机关的裁判压力必会与之增加。如果FTO尽职调查报告能够帮助裁判者明晰复杂的专利侵权认定中的技术难点和法律认定难点，那么报告就有其存在的价值和意义，况且报告仅是给裁判者以参考价值，并不会使裁判者依据报告“照本宣科”，因此本文认为在自贸区的专利侵权认定工作中尝试参考FTO尽职调查报告，有其理论依据和现实需要。

5、FTO尽职调查报告能够辅助相关裁判人员查清技术事实

以法院现今推行的技术调查官制度为例，其设立的初衷就是为了查明技术事实。但是针对专利行政机关或海关知识产权执法机关来讲，尚未有类似技术调查官的辅助人员。这些机关在处理专利侵权纠纷时的专业能力与经验相比法院存在差距，如遇到复杂的专利侵权纠纷就更显吃力，更何况考虑到自贸区专利侵权纠纷处理将会面临数量和时间的压力，这些问题亟待解决。

FTO尽职调查报告虽然不具有“辅助人员”的效力，但却可以起到“辅助”的效果。前文已经论及，FTO尽职调查报告会针对技术争议焦点作出详细的分析，裁判人员在面对这种“事前不侵权声明”时，能在双方的陈述和辩解中查清技术事实。所以，自贸区专利行政机关或海关知识产权执法机关在处理专利侵权纠纷时，也可参考FTO尽职调查报告，帮助其在“事前不侵权声明”的“辩词”下，查清技术事实。

四、构建FTO尽职调查报告在自贸区专利保护制度中的应用规则

1、FTO尽职调查报告应包括的内容

FTO尽职调查报告需具备相应的要求，才能在认定专利侵权时被用来参考。具体来讲，主要包括以下几个方面：a）关于产品的介绍，包括但不限于产品的名称、型号、功能与用途、技术特点等。b）声明产品中部分技术方案的合法来源，对包括但不限于先用权、现有技术、合法购买、合法许可等途径的声明，并附具相关的证明材料，包括先用权证明材料、现有技术文件、购买合同、专利许可协议等。c）对产品中部分技术方案进行专利检索与分析。根据产品的技术方案在实施产品的目标国家进行专利检索，寻找相关技术存在侵权风险的专利，根据《专利法》等法律以及司法解释的规定，对重点疑似专利进行专利侵权分析，并提供不侵犯其专利权的分析意见。d）必要时，还可以提供相关专利的有效性分析意见，用于分析专利本身的权利稳定性。上述FTO尽职调查报告的内容将来均有可能成为专利不侵权的抗辩理由。

2、FTO尽职调查报告的出具

FTO尽职调查报告在自贸区专利侵权纠纷处理中仅提供参考意见，并不属于权威机构发布的具有较强法律效力的文件。一般情况下，报告可由生产或销售相关产品的主体或者第三方咨询服务机构出具。

3、FTO尽职调查报告的提前备案

如果被控侵权方在面临专利纠纷时，拿出一份FTO尽职调查报告，这样无从考证报告的制作时间，也就无法证明其为“事前不侵权声明”。建立FTO尽职调查报告制度的初衷就在于“事前”行为，能够证明企业对专利制度和专利保护的重视与尊重，并为之付出了适当的成本。所以，考虑企业在产品实施之前完成FTO尽职调查报告，应选择合适的时机向有关部门提交该报告。而该部门在接到报告后，应当向提交人出具接收函，接收函中应包括但不限于案卷编号、提交人信息、产品信息、报告主要内容、接收时间等内容。可选择由自贸区知识产权行政管理部门负责接收并保存FTO尽职调查报告。

4、FTO尽职调查报告的具体应用环境

（1）诉前禁令与诉前保全

根据《专利法》第66、67条的规定，对符合规定的诉前禁令申请或诉前保全申请，法院应当自接受申请之时起四十八小时内做出裁定。而我国法律并未明确规定被申请人拥有答辩权，仅在相关司法解释中提出“人民法院……需要对有关事实进行核对的，可以传唤单方或双方当事人进行询问”，所以即便被申请人可以答辩，在如此短暂的时效限制内，被申请人也很难做出充分的答复。所以，如被申请人已将FTO尽职调查报告提交备案，被申请人可以快速将此报告的备案证明提交给法院，或是法院主动向相关机关调取该报告，以作为被申请人对诉前禁令或诉前保全的快速答辩，提高法院驳回诉前禁令或诉前保全请求的可能性。

（2）海关放行侵权嫌疑物

根据《知识产权海关保护条例》第24条前两项的规定，海关放行需等待法院的执行通知，这样货方非常被动。该款第三项规定，货方需向海关提供与货物等值的担保金，如此货方拥有一定的主动性，但担保金的数额往往不容小觑。而该款第四项规定，海关认为收货人或者发货人有充分的证据证明其货物未侵犯知识产权权利人的知识产权的，应当予以放行。此时货方拥有很大的主动性，但往往在短时间内货方难以提供不侵权的证据与说明。由此，FTO尽职调查报告备案的优势就能够得以体现，货方可以迅速向海关出示“不侵权说明”，陈述其未落入专利权人保护范围的充分理由。海关也可以向相关机关调取报告，辅助了解技术事实，作为判断货方是否侵权的参考。

（3）侵权认定

在自贸区快速发展和侵权纠纷与日俱增的冲突下，法院、专利行政机关以及海关进行侵权纠纷处理的压力也会越来越大。尤其是针对技术方案复杂的专利纠纷案件，技术事实的查清工作绝不容易在短时间内快速理清。而FTO尽职调查报告的应用，可以给专利纠纷处理人员更为详细和专利的技术分析比对，能够给专利侵权比对工作带来技术方案上的理解与参考。

五、FTO尽职调查报告在自贸区专利保护制度中应用的意义

1、缓和自贸区“便利化”与专利保护制度间的矛盾

专利本身兼具技术和法律的特性，专利保护亦考验着相关方对处理技术和法律事务方面的综合能力，因此专利保护的复杂性决定了实施上的困难与漫长。而自贸区作为国家促进贸易便利化的重要举措，冗长复杂专利保护制度恐难以对此起到明显的促进作用。而FTO尽职调查报告作为“事前不侵权声明”，在相对要求紧急的司法程序中提高了一方当事人进行申辩的可能性；在海关的专利保护程序中，为主动请求海关放行的货方提供了较为充分的陈述说理，为涉嫌侵权货物尽快合理地摆脱指控提供了可能性；在具体的侵权认定中，能够帮助更快理清技术事实，加快专利侵权纠纷的解决进程。所以，在维护专利制度权威的基础上，FTO尽职调查报告的应用可以为自贸区的便利化提供些许帮助。

另外，能够提供FTO尽职调查报告的企业，既熟悉合理运用专利规则，也懂得尊重自己和他人的创新成果，裁判机关最终所作出的裁判结果更容易被双方接受。

2、避免自贸区成为专利侵权现象滋生的温床，提高企业专利保护意识

FTO尽职调查报告在专利保护中的应用，能够形成良好的“专利侵权风险把控”机制，增强企业尊重专利权的意识，从而在源头上减少侵权现象的发生。FTO尽职调查报告提供了更便捷有效的侵权指控应对机制，一方面，在产品实施之前，生产者能够及早发现专利侵权风险，及时调整技术方案或作出应对策略，做到规避专利侵权的“事前主动”；另一方面，即使日后面临到侵权指控，由于被控方已经在事前作了充分的专利检索和分析工作，增强了被控方在短时间的作出申辩的可能性和有效性。

在开展FTO尽职调查过程中，能够让企业在立项、研发、产品实施等环节开始关注专利制度和专利保护，使原来只是被动承受侵权指控的企业变得主动把控侵权风险，既能提高企业的专利管理能力，又能够提升企业专利保护和风险防范意识。这样一来，在自贸区频繁、大量贸易往来的情况下，能够显著降低专利侵权现象的发生，真正体现自贸区贸易自由化和便利化的宗旨。

3、有利于推动自贸区知识产权服务业的发展

FTO尽职调查是一项专业性很强的工作，目前能够自行提供FTO尽职调查报告的企业并不多，更多企业还需要由第三方知识产权服务机构提供帮助，其中涉及专利检索、专利侵权对比分析、专利有效性分析等工作，尤其需要专利代理机构和专利代理人参与。在自贸区应用FTO尽职调查制度，能够促进自贸区知识产权服务业发展。随着FTO尽职调查的不断推进，企业专利保护和风险防范意识也会逐渐提高，随之也会带来知识产权代理、检索、评估、托管、诉讼、培训等业务，进一步推动自贸区知识产权服务业发展。

4、突出自贸区的先行示范效应

FTO尽职调查的在自贸区专利保护中的应用具有现实需求，在贸易便利化可能导致侵权现象激增的情形下，既维护专利保护机制的权威性，又避免使“便利化”成为专利侵权的“保护伞”。在自贸区之外，FTO尽职调查也能够专利侵权纠纷处理上发挥很大的作用。

目前，自贸区建设推行“先行先试”原则，具有推进法制改革的有利条件。可以自贸区建设为契机推行FTO尽职调查制度，发挥FTO尽职调查在处理专利侵权纠纷中的有效作用，以自贸区的经验“于法有据”地向全国推广，发挥自贸区的示范效应，推进法制改革进程。

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